Några aspekter att fundera över vid registrering av varumärken och mönster utan prövning av relativa registreringshinder. I denna månads kommentar i Lexnova behandlar jag vissa aspekter kring risken med ursprungliga brister i registrerade varumärkes- och formgivningsrättigheter.

Registreringsförfarandet
Sedan ett antal år tillbaka finns det flera alternativa sätt att erhålla skydd genom registrering av varumärken och mönster. Ett sätt är att registrera nationella varumärken respektive mönster hos Patent- och registreringsverket (PRV). Registreringarna har rättsverkan i Sverige. Det är även möjligt att få registrerat skydd genom gemenskapsregistreringar av såväl gemenskapsvarumärken som registrerat formgivningsskydd hos Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). Dessa registreringar har rättsverkan inom EU. Registreringsförfarandet mellan å ena sidan nationell registrering av nationella varumärken och å andra sidan registrering av gemenskapsvarumärken respektive formgivning skiljer sig dock i flera väsentliga avseenden.

Gemensamt är dock att registreringsförfarandet i sig, i vart fall på ytan, inte direkt är någon ”raketforskning”. Risken är dock att komplexiteten i de strategiska överväganden som ska göras inför en registrering underskattas och att man därför inte lägger tillräckligt med tankekraft på dessa frågor. Exempelvis finns det en risk att den som ansöker om registrering av visst varumärke eller mönster inte beaktar eventuella relativa registreringshinder (vilka är frekvent återkommande). Ett exempel på ett relativt registreringshinder är ett tidigare registrerat förväxlingsbart varumärke. Risken är även att registreringarna även klassas fel vilket påverkar skyddsomfånget.

Registreringsmyndigheternas granskning
Vid registreringen av nationella varumärken i Sverige prövar PRV självmant ansökan såväl mot de absoluta som mot de relativa registreringshindren i varumärkeslagen. De tidigare gällande reglerna om officialprövningen vid varumärkesregistreringar överfördes nämligen oförändrade från den gamla till den nya varumärkeslagen. Detta trots att varumärkeskommittén förslog att officialprövningen avseende de relativa registreringshindren skulle avskaffas. Ett exempel på ett relativt registreringshinder är ett tidigare registrerat förväxlingsbart varumärke.

PRV:s granskning innan det att en registrering sker av ett nationellt varumärke skiljer sig i väsentliga avseenden från vad som gäller vid registrering av ett gemenskapsvarumärke hos OHIM. OHIM beaktar nämligen inte självmant eventuellt förekommande relativa registreringshinder såsom exempelvis äldre förväxlingsbara gemenskapsvarumärken. OHIM upprättar härvid endast en granskningsrapport som sänds ut till sökanden samt registrerade innehavare av de förekommande äldre gemenskapsvarumärkesinnehavarna (i förekommande fall tillsammans med nationella granskningsmyndigheter rapporter i förekommande fall som dock endast tillställs sökanden). Till skillnad från vad som gäller vid en nationell registrering av varumärke så måste innehavaren av en äldre rättighet själv agera genom att göra en formell invändning mot registreringen för att den ska beaktas av OHIM.

När det gäller nationella mönsterregistreringar enligt mönsterskyddslagen så gör PRV inte längre någon materiell granskning utan denna omfattar endast formella hinder och om mönstret strider mot goda seder eller allmän ordning eller innehåller s.k. officiella beteckningar. Inte heller OHIM granskar inte heller de materiella förutsättningarna för att registrera en gemenskapsformgivning (utan här begränsas prövningen till att tillse att ansökan uppfyller de formella kraven på ansökan samt de absoluta registreringshindren i förekommande fall). Varken PRV eller OHIM kontrollerar således självmant huruvida det ansökta mönstret ligger inom ramen för ett äldre, redan registrerat, mönster som i sig utgör ett registreringshinder.

Behovet av egenkontroll
Ibland hör man argumentet att det är bättre att registrera ett gemenskapsvarumärke med motiveringen: ”för då slipper man PRV:s prövning mot andra tidigare registrerade varumärken”. Detta argument är dock enligt min mening förfelat, även om det många gånger – av andra skäl – naturligtvis kan vara motiverat att registrera ett gemenskapsvarumärke eller formgivning. Registrering utan kontroll leder nämligen till ökad legal riskexponering. Detta inte minst pga. två rättsprinciper som jag avser att behandla kortfattat i det följande.

Den första principen som är aktuell att ta upp i detta sammanhang är prioritetsprincipen. Såväl inom varumärkesrätten som mönsterrätten gäller nämligen att en äldre rättighet har företräde framför yngre (1 kap. 13 § VML resp. 2 § samt 4 § ML).

Är innehavaren av en äldre varumärkesrätt passiv under en längre tid (5 år) kan dock ett yngre registrerat varumärke i vissa fall gälla vid sidan av det äldre om ansökan har gjorts i god tro (se närmare 1 kap. 14 § VML). I detta fall kan det vara på sin plats att framhålla att denna passivitetsverkan inte påverkar den äldre rättighetens giltighet. Att det yngre varukännetecknets registrering kvarstår hindrar således inte den fortsatta användningen av det äldre varumärket (se närmare 1 kap. 16 § VML).

Den andra principen rör en registrerads rätts rättsverkan. En registrering ger endast en negativ rättighet. Den omständigheten att man beviljas registrering hindrar nämligen inte att man kan göra sig skyldig till intrång i annans varumärkesrätt med äldre rättsgrund (oavsett om registreringen alltjämt upprätthållits).

Dessa båda principer kom till uttryck EU-domstolens dom i mål C-488/10 som refereras i det följande.

Ett illustrativt exempel
Ett illustrativt exempel på effekterna av en (felaktigt) registrerad rättighet är mål C-488/10 som utmynnade från ett intrångsmål avseende en registrerad gemenskapsformgivning.

Målet rörde registrerade gemenskapsformgivningar avseende vägstolpar. Företaget Cegasa hade erhållit sitt formgivningsskydd 2005. Ett par år därefter saluförde en konkurrent, PROIN, en vägstolpe som, enligt Cegasa, låg inom ramen för skyddsomfånget för deras registrerade formgivningsskydd. Cegasa uppmanade därför PROIN att upphöra med det påstådda intrånget.

Trots det ovan sagda ansökte PROIN därefter, i april 2008, om registrering av en gemenskapsformgivning avseende formgivningen av ”deras” vägstolpe. OHIM beviljade sedermera registrering av en gemenskapsformgivning baserat på PROIN:s ansökan.

Cegasa väckte sedermera en intrångstalan mot PROIN i spansk domstol. Enligt den hänskjutande spanska domstolen var den vägstolpe som PROIN saluförde en återgivning av Cegasas formgivning (eftersom den vägstolpen inte bedömdes ge en kunnig användare ett annat helhetsintryck än den formgivningen). Den nationella domstolen framhöll dock att Cegasa inte begärt ogiltigförklaring av PROINS:s sedan 2008 registrerade gemenskapsformgivning utan endast väckt talan om intrång mot PROIN med angivande av att varje utbjudande till försäljning, marknadsföring och reklam, lagerhållning, saluföring och distribution av vägstolpen från PROIN:s sida utgjorde intrång i Cegasas sedan 2005 registrerade gemenskapsformgivning.

PROIN bestred intrångstalan med angivande av att Cegasa saknade rätt att väcka talan om intrång i sin gemenskapsformgivning, eftersom den vägstolpe som saluförs av PROIN var en återgivning av deras sedan 2008 registrerade gemenskapsformgivning. PROIN argumenterade även för att intrång inte skulle kunna föreligga så länge registreringen inte ogiltigförklarats.

Den nationella domstolen hänsköt därefter vissa tolkningsfrågor till domstolen.

Tolkningsfrågorna
Följande tolkningsfråga blev föremål för domstolens ställningstagande:
1) Ett mål rörande intrång i den ensamrätt som en registrerad gemenskapsformgivning medför, omfattar den rätt att hindra tredje man från att använda formgivningen som föreskrivs i artikel 19.1 i [förordningen] alla tredje män som använder en annan formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck, eller är det tvärtom så, att den inte omfattar en sådan tredje man som använder en för hans räkning senare registrerad gemenskapsformgivning så länge som denna inte har ogiltigförklarats?

2) Är svaret på föregående fråga oberoende av den tredje mannens avsikt, eller beror det på dennes agerande, och har det då betydelse om den tredje mannen har ansökt om och fått den senare gemenskapsformgivningen registrerad efter att han fått en utomrättslig anmodan från innehavaren av den tidigare gemenskapsformgivningen att upphöra med att saluföra en produkt på grund av att det utgör intrång i rättigheter som följer av den tidigare formgivningen?”

Med andra ord begränsas mönsterrättsinnehavens ensamrätt på sådant sätt att rätten inte omfattar sådana tredje män som vid en senare tidpunkt erhållit en registrering av en gemenskapsformgivning, dvs. att det krävs att sådana registreringar måste ogiltigförklaras innan rätt till mönstret visavi dessa tredje män kan göras gällande? Vidare, har förekomsten av eventuell ond tro någon betydelse för denna prövning?

Domstolens bedömning
Vad avser den första frågan fastställde domstolen att ensamrätten även omfattar en tredje man som är innehavare av en senare registrerad gemenskapsformgivning. Innehavaren av en yngre registrerad gemenskapsformgivning hamnar följaktligen inte i någon priviligierad ställning jämfört med andra. Av målet följer även att det inte förutsätts att innehavaren av den äldre rättigheten behöver föra någon ogiltighetstalan mot den yngre rättighetsinnehavaren för att kunna påtala intrång i mönsterrätten.

När det gäller den andra frågan uttalade domstolen att ovan fastslagna princip gäller oberoende av tredje mans avsikt och agerande.

Avslutande kommentar
Brister i en registrerad rättighet kan få fatala följder. Dessa brister tenderar inte heller sällan att uppmärksammas först i samband med att innehavaren av en äldre rättighet gör gällande intrång (jfr exemplet ovan) eller i samband med att man själv överväger att vidta åtgärder med anledning av ett angrepp på den registrerade rättigheten.

Det ovan refererade målet illustrerar väl att en registrering inte gör innehavaren immun mot tredje man som visar sig inneha en äldre rättighet. Här kan det vara värt att framhålla att innehavaren av en yngre registrering riskerar att göra intrång i någon annans rätt trots att man ”endast” använder sitt registrerade varumärke och dessutom var i god tro vid registreringstillfället. Det sistnämnda kan vara av stort värde att beakta för de som använder sina registrerade varumärken utan att först ha genomfört en förgranskning. Argumentet att man inte haft kännedom om en tidigare hindrande registrering har nämligen inte en direkt påverkan på den grundläggande principen att en äldre registrerad rättighet kan påtala intrång i en yngre rättighet oavsett om den i formellt hänseende har beviljats en registrering. Det krävs således inte i dessa situationer att innehavaren av en yngre registrering agerat otillbörligt eller annars varit i ond tro. I denna del ska det dock framhållas att frågan om ursprunglig ond tro hos innehavaren av ett yngre varumärke har betydelse vid en situation där det blir aktuellt att åberopa passivitetsreglerna (se närmare exempelvis 1 kap. 14 § VML). Även i fråga om skadeståndsansvaret har detta betydelse.

En registrering kan vidare komma att upphävas om det senare visar sig att det vid registreringstidpunkten förelåg ett relativt registreringshinder i form av exempelvis ett tidigare existerande förväxlingsbart varumärke (och hindret fortfarande består). Hävning av gemenskapsvarumärke kan antingen ske efter begäran hos OHIM alternativt via en genstämning i ett intrångsmål om gemenskapsvarumärke. Vid en konfliktsituation, där kravet grundas på ett registrerat varumärke eller mönster, är det en vanligt förekommande försvarsstrategi att påtala ursprungliga brister i registreringen. Vid en rättsprocess i domstol är det därför inte ovanligt att motparten svarar med att genstämma om hävning av registreringen av den rättighet som anspråket grundar sig på.

Av det ovan sagda följer att det är väsentligt att undersöka huruvida användningen av ett visst mönster eller varumärke riskerar att göra intrång i någon äldre rättighet. Generellt är det därför att rekommendera att en ”freedom to operate”-granskning genomförs inför en registrering. Detta inte minst i de fall registreringsmyndigheterna inte självmant företar någon officialgranskning mot de relativa registreringshindren. Innehavaren av en registrering med initiala brister riskerar annars att investera i en rättighet som är en ren chimär. Det ska dock härvid framhållas att det kan vara förenat med stora svårigheter att uppnå en fullständig och helt säker granskning. Detta hindrar dock inte att det alltjämt är att rekommendera att göra en granskning av nämnd art.

Med tanke på vilka investeringar som många gånger görs av företag över tid i kostsamma varumärkesbyggande åtgärder, torde kostnaden för ett ordentligt grundarbete inför en registrering av ett varumärke eller mönster i de allra flesta fall vara försumbar. Trots detta finns det otaliga exempel på när kommersiella aktörer inte har undersökt frågan närmare.

/Magnus Tonell, Advokatfirman Fylgia

Advokat på Advokatfirman Fylgia som huvudsakligen arbetar med immaterialrätt och företagshemligheter. Han föreläser regelbundet och har bl.a. publicerats i tidskrifterna NIR, Skattenytt, Brandnews och PatentEye samt är även författare till boken Sekretessavtal och det rättsliga skyddet för företagshemligheter.